Loi sur les brevets et la réforme du PTAB

Résumé#

Cette loi, appelée la Loi PREVAIL, apporte de nombreux changements à la manière dont fonctionne le Patent Trial and Appeal Board (PTAB), les examens post-octroi, les examens inter partes (IPR), les réexamens et le financement de l'USPTO. Son objectif principal est de renforcer les droits des brevets pour les inventeurs, de limiter les contestations répétitives ou stratégiques des brevets et d'arrêter la diversion des frais de l'USPTO afin que le bureau conserve les frais perçus. La loi modifie qui doit être identifié dans les contestations de brevets, élève les normes de preuve dans les procédures du PTAB, établit de nouvelles règles de panel et de conduite pour les juges du PTAB, et crée un fonds de roulement pour les frais de l'USPTO.

Changements clés :

• Règles de véritable partie intéressée : Quiconque donne de l'argent (directement ou par l'intermédiaire d'une filiale, d'une société affiliée ou d'un mandataire) pour préparer ou mener un IPR, un examen post-octroi ou un réexamen ex parte doit être identifié comme une véritable partie intéressée.
• Normes de preuve plus élevées au PTAB : La présomption de validité est expressément appliquée et les requérants doivent prouver l'absence de brevetabilité des revendications émises par des preuves claires et convaincantes. Les revendications de substitution utilisent une norme de prépondérance plus faible pour la persuasion.
• Changements de procédure au PTAB : Les panels doivent avoir au moins trois membres ; les membres ayant voté pour instituer ne peuvent pas entendre la même révision par la suite ; un code de conduite pour les membres du PTAB est requis ; la découverte est limitée ; la construction des revendications doit s'aligner sur la manière dont les tribunaux interpréteraient les revendications.
• Limites sur les procédures répétitives ou parallèles : La loi crée une règle de forum unique forte et des règles d'estoppel afin que les parties utilisant les procédures du PTAB soient limitées dans la présentation des mêmes contestations d'invalidité de brevet devant le tribunal fédéral ou à la Commission du commerce international (ITC). Elle resserre également la jonction et rejette les pétitions qui répètent l'art antérieur ou les arguments, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
• Financement de l'USPTO : La loi met fin à la diversion des frais en créant le Fonds de promotion de l'innovation du Bureau des brevets et des marques des États-Unis (un fonds de roulement) afin que les frais de brevet et de marque soient perçus par l'USPTO et restent disponibles sans limites d'exercice fiscal pour les activités de l'USPTO.
• Autres éléments : Élargit qui compte comme une micro-entité pour les établissements d'enseignement supérieur ; exige un rapport de la SBA sur les petites entreprises et les brevets ; demande à l'USPTO de rendre les matériaux du Public Search Facility disponibles en ligne gratuitement lorsque cela est financièrement viable.

Ce qui n'est pas clair :

• Comment le Directeur appliquera des normes telles que "circonstances exceptionnelles".
• L'effet pratique de la règle de forum unique dans des litiges complexes impliquant à la fois le PTAB et les actions judiciaires/ITC.
• Détails spécifiques de mise en œuvre pour le code de conduite du PTAB et comment le pouvoir de révision du Directeur sera exercé.

Ce que cela signifie pour vous#

• Inventeurs et propriétaires de brevets

  • Il peut être plus facile de maintenir un brevet délivré en vigueur au PTAB car la loi affirme une présomption de validité et exige que les requérants respectent la norme de preuve claire et convaincante pour les revendications précédemment émises.
  • Les panels du PTAB compteront au moins trois membres, et les membres ayant voté pour instituer une révision ne peuvent pas décider par la suite de ses mérites.
  • Les propriétaires de brevets obtiennent des opportunités élargies pour proposer des revendications de substitution et pour que le Conseil fournisse des orientations sur ces substitutions ; le matériel soumis en soutien aux amendements sera rendu public dans le cadre de l'historique de la poursuite.

• Entités qui contestent des brevets (requérants)

  • Quiconque finançant une contestation doit être divulgué comme une véritable partie intéressée, y compris les financeurs indirects (sociétés affiliées, mandataires).
  • Les requérants supportent un fardeau de preuve plus élevé pour invalider les revendications émises (clair et convaincant).
  • Si un IPR ou un examen post-octroi est institué, les requérants et leurs véritables parties ne peuvent généralement pas poursuivre la même contestation d'invalidité devant le tribunal fédéral ou à l'ITC (règle de forum unique).
  • Les pétitions et demandes répétitives ou substantiellement similaires sont plus susceptibles d'être rejetées, sauf si des circonstances exceptionnelles sont démontrées.

• Cabinets d'avocats, financeurs et financiers tiers

  • Doivent s'attendre à être identifiés s'ils contribuent financièrement à une contestation. Cela pourrait affecter les arrangements de financement et les pratiques de confidentialité.

• Juges du PTAB et personnel de l'USPTO

  • Un code de conduite sera requis pour les membres du PTAB. Les agents de supervision doivent éviter les communications qui pourraient orienter ou influencer les décisions sur le fond.
  • Le Directeur obtient une autorité plus claire pour émettre des avis écrits lors de l'octroi de nouvelles auditions ou de révisions.

• Petites entreprises et universités

  • La loi demande à la SBA de faire rapport sur la manière dont les brevets et les litiges en matière de brevets affectent les petites entreprises.
  • La définition de micro-entité est élargie pour inclure certains inventeurs liés aux universités et des organisations à but non lucratif qui détiennent des titres de brevets pour des universités.

• Grand public / utilisateurs des ressources de recherche de l'USPTO

  • L'USPTO est chargé de rendre les matériaux disponibles en ligne gratuitement lorsque cela est financièrement viable, y compris les outils de recherche, les bases de données et les matériaux de formation du Public Search Facility.

Dépenses#

Aucune information disponible publiquement.

Changements fiscaux ou liés aux coûts notables dans la loi :

• La loi met fin à la diversion des frais de l'USPTO et crée le Fonds de promotion de l'innovation du Bureau des brevets et des marques des États-Unis, un fonds de roulement dans lequel les frais de brevet et de marque seront déposés et mis à la disposition de l'USPTO sans limite d'exercice fiscal.
• À la date d'entrée en vigueur, les soldes non engagés disponibles dans certains fonds existants de l'USPTO doivent être déposés dans le nouveau Fonds, et le Fonds de réserve des frais de brevets et de marques sera supprimé après le paiement des obligations.
• La loi n'inclut pas de note fiscale distincte ou d'estimations spécifiques en dollars dans le matériel fourni. Comment ce changement affecte le budget fédéral, les crédits ou l'allocation de fonds entre les agences n'est pas précisé dans le texte fourni.

Point de vue des partisans#

La loi semble destinée à :

• Renforcer les protections des brevets en rendant les procédures du PTAB plus semblables aux procédures judiciaires de manière clé (présomption de validité, fardeau de preuve plus élevé, construction des revendications liée à la pratique judiciaire).
• Réduire les contestations abusives ou répétitives qui, selon les constatations de la loi, peuvent être utilisées pour faire baisser les prix des actions des entreprises ou extorquer des règlements.
• Augmenter la transparence sur qui finance les contestations de brevets en exigeant la divulgation des contributeurs financiers et des affiliés.
• Améliorer la confiance du public dans les décisions du PTAB en exigeant des panels multi-membres, un code de conduite et des avis écrits publics du Directeur lors des nouvelles auditions.
• Préserver les revenus des frais de l'USPTO pour l'USPTO lui-même en mettant fin à la diversion des frais et en créant un fonds de roulement destiné à soutenir les opérations de l'USPTO.
• Soutenir les petits inventeurs et les inventeurs liés aux universités en clarifiant le statut de micro-entité et en demandant à la SBA d'étudier les impacts sur les petites entreprises.

Point de vue des opposants#

Une préoccupation est que la loi centralise plus de pouvoir avec le Directeur et le PTO en ajoutant de nouveaux rôles de révision du Directeur et en exigeant des décisions et des avis écrits du Directeur, ce qui pourrait déplacer la prise de décision loin des juges administratifs indépendants.

Une préoccupation est que l'élévation de la norme à claire et convaincante pour l'invalidité au PTAB et le renforcement de la présomption de validité pourraient rendre plus difficile la contestation des brevets de faible qualité et pourraient réduire le rôle du PTAB en tant que lieu plus rapide pour l'examen de l'invalidité.

Une préoccupation est que la règle de forum unique et un estoppel plus fort pourraient empêcher des contestations parallèles devant le tribunal ou l'ITC, verrouillant potentiellement les parties dans un forum même lorsque différents forums servent des objectifs différents (par exemple, lorsque des mesures injonctives ou des interdictions d'importation sont demandées).

Une préoccupation est que les règles de divulgation larges pour les financeurs (y compris les affiliés, mandataires et filiales) pourraient refroidir le financement tiers des contestations de brevets ou compliquer les arrangements de financement, et la loi ne précise pas comment gérer les informations commerciales sensibles.

Une préoccupation est que la loi resserre le rejet des pétitions répétitives et donne au Directeur le pouvoir discrétionnaire de rejeter des pétitions en fonction de leur similitude avec des soumissions antérieures ; les critiques pourraient dire que la loi laisse des normes incertaines comme "circonstances exceptionnelles" sans définitions claires.

Une préoccupation est que l'élimination de la diversion des frais et la mise à disposition des frais de l'USPTO sans limites d'exercice fiscal changent le processus traditionnel d'appropriation par le Congrès ; le texte fourni n'explique pas comment la surveillance, la responsabilité ou les impacts sur le budget fédéral seront gérés.